使用抵押商標要謹慎，當心違約！

　　當事人以簽訂商標權轉讓協議方式為借貸合同擔保，該協議是否屬于讓與擔保合同？受讓人依據該協議使用所取得的商標權，能否視為合同履約而不構成商標侵權？

　　近年來，越來越多的企業通過知識產權質押方式融資，解決了資金短缺難題。然而，由于種種原因常常出現合約不能如期履行并使得當事人對簿公堂的情形，上述問題就是此類糾紛中爭議較大的難點問題。近日，廣州知識產權法院二審審結了一起商標使用許可合同糾紛案，對該問題進行了回應和明釋，認定原告廣州邦世迪生物技術有限公司（下稱邦世迪公司）與被告北京佳樂利康科貿有限公司（下稱北京佳樂公司）簽訂的借款協議具備讓與擔保合同的特征，邦世迪公司雖到期不能還款，但在案證據不能證明北京佳樂公司使用邦世迪公司抵押的6件注冊商標（下稱涉案商標）符合借款協議規定，因此，北京佳樂公司使用涉案商標生產和銷售涉案商品的行為構成違約，須立即停止該行為。

　　在業內人士看來，該案參照適用知識產權質權的規定進行了法律適用，為知識產權讓與擔保提供了可借鑒的司法實踐。

　　借款引發商標糾紛

　　雙方的紛爭要從一份借款協議說起。

　　邦世迪公司是國內較早專業從事醫學營養相關產品的企業之一，擁有“沛可”“元沃”“邦世迪”等多個品牌醫學營養產品，頗受消費者歡迎。2017年，邦世迪公司因急需運營資金，經協商后于同年9月7日與北京佳樂公司簽訂借款協議，向該公司借款200萬元。根據該協議，借款期限至2018年6月30日，邦世迪公司將擁有的“沛可”“沛可PAYKE”等6件涉案商標抵押給北京佳樂公司，并配合北京佳樂公司辦理了商標轉讓手續。

　　記者在采訪中了解到，上述借款協議還約定，涉案商標轉讓完成后的所有權歸北京佳樂公司所有，如果邦世迪公司能正常經營，不存在所有權變更、銀行法院查封等情況出現停工停產，商標使用權歸雙方共有，由北京佳樂公司無條件授權邦世迪公司長期使用；邦世迪公司在借款期限內歸還北京佳樂公司全部借款，北京佳樂公司須無條件將涉案商標轉讓回邦世迪公司。同時，協議還約定，如果邦世迪公司出現不能正常經營、不能滿足北京佳樂公司的市場需求正常供貨等情況，北京佳樂公司有權啟用上述涉案商標。

　　然而，到2018年6月30日這一天，邦世迪公司未能按時還款，這也為雙方接下來的糾紛埋下了伏筆。

　　邦世迪公司法務部負責人張小東在接受中國知識產權報記者采訪時表示，借款期滿后，公司曾多次與北京佳樂公司溝通，希望在2020年3月底還清所有的債務，但未收到對方的回應。2020年4月，公司發現市場上突然出現了由北京佳樂公司控股的佳樂利康（天津）醫用食品有限公司（下稱天津佳樂公司）生產并標注涉案商標的、與邦世迪公司產品相似的同類產品?！拔覀冋J為對方在沒有滿足協議約定的要求下，使用涉案商標的行為構成違約，因此，公司將其起訴至法院，請求法院判令北京佳樂公司與天津佳樂公司停止使用涉案商標，并賠償經濟損失4.8萬元?！睆埿|表示。

　　然而，對于邦世迪公司的起訴，北京佳樂公司則認為自己有權使用涉案商標。該公司代理人、廣東華協律師事務所律師熊偉告訴本報記者，北京佳樂公司使用涉案商標時，邦世迪公司賬戶已被法院查封，說明該公司處于不正常經營狀態，沒有生產車間，不具備生產能力。因此，北京佳樂公司不構成違約。

　　界定協議法律性質

　　據了解，該案焦點是如何界定借款協議的法律性質。

　　對此，一審法院認為涉案合同屬于商標許可使用合同，借款協議雖約定涉案商標權轉讓后由北京佳樂公司享有涉案商標所有權，但其實質上是擔保權人和形式上的商標受讓人，并非涉案商標的實際權利人。北京佳樂公司提交的證據不能證明其使用涉案商標的行為符合借款協議約定的情形，因此，北京佳樂公司與天津佳樂公司須停止使用涉案商標并賠償邦世迪公司經濟損失2萬元。

　　一審判決后，北京佳樂公司與天津佳樂公司不服，上訴至廣州知識產權法院。其主要上訴理由為：涉案商標權已經發生轉移，北京佳樂公司對涉案商標擁有所有權。邦世迪公司只有滿足邦世迪公司正常生產經營這一特定條件時才能和北京佳樂公司共同擁有商標使用權。依據協議第七條約定，如果邦世迪公司不能正常生產經營時，北京佳樂公司收回對邦世迪公司的普通使用許可，由北京佳樂公司獨家使用商標。因此，無論邦世迪公司生產正?；虿徽?，北京佳樂公司都有涉案商標的使用權。

　　廣州知識產權法院經審理后作出上述二審判決，以天津佳樂公司非涉案合同當事人為由支持了天津佳樂公司不承擔違約責任的上訴請求，但認定北京佳樂公司無權使用上述涉案商標。

　　對于上述判決結果，張小東表示，其厘清了涉案商標的權屬問題，保護了當事人的合法權益。北京佳樂公司則向廣東省高級人民法院申請了再審，該申請近日被駁回。

　　那么，二審法院作出上述判決的依據是什么？對此，該案二審主審法官蔡健和表示，北京佳樂公司認為該案爭議的法律關系為商標許可使用合同糾紛，而邦世迪公司則認為系擔保合同糾紛。對此，合議庭認為，該案屬于涉及商標權讓與擔保合同糾紛。具體來說，讓與擔保是一種非典型擔保，其指的是債務人或者第三人為擔保債務的履行，將標的物轉移給他人，于債務不履行時，他人可就標的物優先受償的一種擔保。讓與擔保作為非典型擔保，其目的在于設立擔保權，而非取得所有權，其可以參照適用民法典中最相類似的動產質權、權利質權以及不動產抵押權等規定處理。

　　“該案中，根據涉案借款協議的相關規定，該協議具備了讓與擔保合同的特征，故可參照適用知識產權質權的規定。在知識產權質權法律關系中，質權人能否使用出質的知識產權應根據合同約定行使?！辈探『捅硎?，涉案借款協議對北京佳樂公司使用涉案商標的條件作出了明確約定，但在案現有證據難以證明邦世迪公司存在停工停產的情形。因此，北京佳樂公司使用涉案商標的條件尚未成立，故其應承擔賠償損失等違約責任。（本報記者 姜 旭 通訊員 羅冠明）